FAQ
Brevet Unitaire (BU)
Qu’est-ce qu’un brevet unitaire ?
Le brevet unitaire, également appelé brevet à effet unitaire, est un nouveau type de brevet européen, dont la protection territoriale couvre de manière unitaire l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne ayant ratifié l’Accord JUB.
L’effet unitaire est demandé après la délivrance du brevet européen pour les pays couverts par l’effet unitaire. La protection est dite unitaire car elle ne peut être abandonnée, cédée ou annulée, que pour l’ensemble des pays couverts par l’effet unitaire.
En bref, un brevet unitaire est une nouvelle option offerte aux brevetés, qui peut remplacer un brevet européen classique dans les Etats où l’effet unitaire s’applique.
>> Voir notre vidéo de présentation du brevet unitaire
Quand sera-t-il possible de déposer des demandes d’effet unitaire ?
Une demande d’effet unitaire sera possible pour tout brevet délivré à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord JUB, au 1er juin 2023.
Une demande d’effet unitaire doit être déposée dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le bulletin européen des brevets. Toutefois, à titre transitoire et sous conditions, l’OEB accepte les demandes d’effet unitaire de manière anticipée dès le 1er janvier 2023.
Quelle est la portée territoriale d’un brevet unitaire ?
La protection territoriale d’un brevet unitaire couvre, de manière unitaire, l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne ayant ratifié l’Accord JUB.
Au démarrage, 17 Etats auront ratifié l’Accord JUB : Allemagne ; Autriche ; Belgique ; Bulgarie ; Danemark ; Estonie ; Finlande ; France ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Pays-Bas ; Portugal ; Slovénie ; et Suède.
Dans le futur, la portée territoriale pourra s’étendre aux autres Etats signataires de l’Accord JUB(1) et couvrir 24 Etats de l’Union européenne.
La portée de cette protection territoriale est définie pour chaque brevet unitaire au moment de l’enregistrement de l’effet unitaire du brevet européen. Elle n’évolue pas ultérieurement, même si de nouveaux Etats ratifient l’Accord JUB alors que le brevet unitaire est en vigueur.
(1) Les autres Etats signataires auxquels la portée territoriale pourra s’étendre : Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Roumanie, Slovaquie, République Tchèque.
Qui doit déposer la demande d’effet unitaire ?
Le demandeur de l’effet unitaire doit être le titulaire du brevet européen, inscrit sur le registre européen des brevets au moment du dépôt de la demande d’effet unitaire, voire au plus tard au moment de l’inscription de l’effet unitaire au registre tenu par l’OEB.
En cas de pluralité de titulaires pour les Etats couverts par l’effet unitaire, tous doivent apparaitre en tant que demandeurs de l’effet unitaire.
A noter, l’effet unitaire peut également être demandé par l’intermédiaire d’un mandataire.
BEAU DE LOMENIE dispose de nombreux mandataires habilités à vous représenter disposant de compétences dans tous les domaines techniques.
Règlement d’application relatif au règlement (UE) n° 1257/2012
Quelles sont les mesures transitoires proposées par l’OEB ?
A compter du 1er janvier 2023, l’OEB propose aux déposants de demandes de brevet européen qui souhaitent obtenir un effet unitaire deux types de mesures transitoires qui peuvent être cumulées. Ces mesures transitoires de l’OEB, qui ne concernent que les demandes de brevet européen ayant fait l’objet d’une notification d’intention de délivrance (notification selon la Règle 71(3) CBE), sont :
- la possibilité de présenter une demande d’effet unitaire anticipée, c’est-à-dire, avant le lancement du système instaurant le brevet européen à effet unitaire ;
- la possibilité de solliciter le report de la décision de délivrance d’un brevet européen, de manière à ce que cette dernière intervienne au plus tôt, au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord JUB, condition pour pouvoir obtenir un brevet unitaire. Le report ne peut être sollicité que si le demandeur n’a pas encore donné son accord sur le texte envisagé pour la délivrance.
L’intérêt des mesures transitoires est à évaluer en fonction de la date d’émission de la notification d’intention de délivrance.
Quelles sont les conséquences du choix d’un brevet unitaire, par rapport aux validations nationales ?
Le choix du brevet unitaire rend, pour ces Etats, la juridiction unifiée du brevet (JUB) seule compétente pour traiter des questions relatives à la nullité et à la contrefaçon dudit brevet, y compris pour décider sur les demandes provisoires. Ainsi, le titulaire d’un brevet unitaire peut engager une action visant des actes de contrefaçon dans différents pays couverts par le brevet unitaire en intentant une action unique devant la JUB.
De manière symétrique, les tiers qui sont concernés par un brevet unitaire pourront intenter une action en nullité du brevet unitaire devant la JUB. Dans ce cas, si le brevet est annulé ou limité, il le sera pour tous les Etats couverts par l’effet unitaire.
Un brevet unitaire ayant un caractère unitaire, il ne peut être transféré, annulé, révoqué, limité ou s’éteindre que pour tous les Etats où l’effet unitaire s’applique. Ainsi, il n’est pas possible de moduler, au cours du temps, la portée territoriale d’un brevet unitaire.
En bref, le brevet unitaire offre, avec un titre unique, une protection large couvrant un grand nombre d’Etats de l’Union européenne et sa gestion est simplifiée puisqu’elle revêt, elle-aussi, un caractère unitaire.
Quels sont les coûts associés à un brevet unitaire ?
Aucune taxe officielle n’est requise pour demander un effet unitaire, et donc obtenir un brevet unitaire.
Pendant une période intermédiaire d’au moins 6 ans, une seule traduction intégrale du brevet sera requise. Elle pourra être adaptée d’une traduction déjà disponible. A l’issue de la période intermédiaire, un brevet unitaire pourra être obtenu sans dépôt de traduction.
Le maintien en vigueur d’un brevet unitaire nécessite le paiement d’une taxe annuelle unique à l’OEB. Cette taxe annuelle est équivalente, approximativement, au montant des taxes annuelles dans les quatre pays où un brevet européen est le plus fréquemment validé. Une réduction de 15% sera accordée aux titulaires de brevet déclarant auprès de l’OEB qu’ils sont prêts à accorder une licence à tout tiers intéressé.
Dans le cas d’un brevet unitaire, quelles traductions sont à fournir ?
Pendant une période intermédiaire d’au moins 6 ans, une demande d’effet unitaire devra être accompagnée d’une traduction intégrale du brevet européen concerné :
- soit en anglais, lorsque le brevet européen a été délivré dans une langue autre que l’anglais ;
- soit dans une langue quelconque de l’Union européenne, si le brevet européen a été délivré en anglais.
La traduction requise pour l’obtention d’un brevet unitaire n’a pas d’effet juridique et a un caractère informatif uniquement.
A la fin de la période intermédiaire, plus aucune traduction ne sera nécessaire pour l’obtention d’un brevet unitaire, hormis, bien entendu, les traductions des revendications requises lors de la délivrance du brevet européen.
Pour les Etats non couverts par un brevet unitaire, quelles sont les formalités à accomplir ?
Pour les Etats non couverts par le brevet unitaire, des formalités de validation nationale, c’est-à-dire pays par pays, peuvent être nécessaires. Les formalités à accomplir après la délivrance du brevet européen restent les mêmes que celles qui étaient nécessaires avant la possibilité d’obtenir un effet unitaire.
Ainsi, par exemple, pour qu’un brevet européen délivré produise ses effets en Espagne, il est toujours requis de déposer une traduction en espagnol et de payer les taxes annuelles auprès de l’office espagnol.
Quelles sont les possibilités de cumul de protection entre brevet français prioritaire et brevet unitaire, ou partie française d’un brevet européen ?
Contrairement à un brevet européen classique, le cumul de protection d’un brevet unitaire avec un brevet français ayant la même date de dépôt ou de priorité sera possible.
Une fois l’Accord JUB entré en vigueur, le cumul de protection sera également possible avec un brevet européen classique couvrant la France, à condition toutefois qu’il ne fasse pas l’objet d’un opt-out.
Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)
Qu'est-ce que la JUB ?
La juridiction unifiée des brevets (JUB) est une juridiction internationale qui a été créée par l’Accord relatif à une juridiction unifiée des brevets du 19 février 2013 (Accord JUB). Elle a compétence exclusive pour statuer sur les litiges en matière de contrefaçon et de nullité concernant tous les brevets européens (brevets unitaires et brevets européens classiques) et les CCP basés sur de tels brevets, pour les Etats qui ont ratifié l’Accord JUB.
Attention : il existe des exceptions à la compétence exclusive de la JUB pour les brevets européens classiques et CCP basés sur de tels brevets (cf. période transitoire et opt-out).
Quand est prévu le démarrage de la JUB ?
Une phase préparatoire a été initiée en janvier 2022.
La JUB entrera en vigueur au 1er juin 2023, suite au dépôt par l’Allemagne de son instrument de ratification de l’Accord JUB le 17 février 2023. Cette date est également la date d’entrée en application des règlements de l’Union européenne instaurant le brevet unitaire.
La date d’entrée en vigueur de l’Accord JUB va être précédée d’une période de 3 mois, nommée « sunrise period » débutant le 1er mars 2023.
Quelle sera la couverture géographique des décisions de la JUB ?
Les décisions de la JUB portant sur un brevet européen s’appliquent dans les Etats ayant ratifié l’Accord JUB, pour lesquels ledit brevet européen est en vigueur. Au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord JUB, les Etats l’ayant ratifié seront au nombre de 17(1), avec une possibilité d’extension dans le futur aux 24(2) Etats de l’Union européenne signataires de l’Accord JUB.
Ainsi si un brevet européen est annulé par la JUB, sa nullité sera prononcée pour tous les Etats concernés. Ceci est applicable que le brevet européen en question soit un brevet unitaire ou un brevet européen classique. En revanche, la décision de nullité sera sans effet dans les Etats n’ayant pas ratifié l’Accord JUB.
En matière de contrefaçon, en engageant une seule action devant la JUB, il sera possible d’obtenir une décision applicable dans tous les Etats ayant ratifiés l’Accord JUB dans lesquels le brevet européen classique ou le brevet unitaire est en vigueur.
(1)Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède.
(2)Liste (1) + Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Roumanie, Slovaquie, République Tchèque.
The jurisdiction of the European courts in patent disputes, European patent academy, 2018
Quels sont les domaines de compétence de la JUB ?
La JUB a une compétence exclusive pour tous les brevets européens (brevets unitaires et brevets européens classiques) et CCP basés sur de tels brevets, dans les Etats qui ont ratifié l’Accord JUB, pour les :
- Actions en contrefaçon ou actions en menace de contrefaçon ;
- Actions en déclaration de non-contrefaçon ;
- Actions visant à obtenir des mesures provisoires, conservatoires et des injonctions ;
- Actions en nullité et demandes reconventionnelles en nullité ;
- Actions en dommages et intérêts ;
- Actions en réparation concernant les licences de droit ;
- Actions concernant les décisions de l’OEB dans la gestion du brevet unitaire.
Attention : Pendant la période transitoire, il sera possible de déroger à la compétence exclusive de la JUB (cf. période transitoire et Opt-out) ».
Qu’est-ce que la période transitoire ?
La période transitoire est la période pendant laquelle :
- il y a compétence partagée en matière de nullité et de contrefaçon, entre la JUB et les juridictions nationales, pour les Etats ayant ratifié l’Accord JUB pour les brevets européens classiques et CCP basés sur de tels brevets;
- une demande de dérogation, communément appelée opt-out, peut être déposée par le titulaire d’une demande de brevet européen publiée, d’un brevet européen classique ou d’un CCP basé sur un tel brevet afin d’exclure la compétence de la JUB.
Cette période transitoire a une durée initiale de 7 ans. Elle peut éventuellement être renouvelée une fois pour une nouvelle période de 7 ans.
Quelle sera la compétence résiduelle des juridictions nationales ?
Les juridictions nationales restent compétentes, quel que soit le titre en cause, pour traiter des litiges sur la titularité des brevets et en matière contractuelle.
Les juridictions nationales restent également compétentes pour les actions relatives :
- aux brevets nationaux ainsi qu’aux CCP basés sur de tels brevets ;
- aux parties nationales de brevet européen ainsi qu’aux CCP basés sur de tels brevets d’un Etat n’ayant pas ratifié l’Accord JUB ;
- aux parties nationales de brevet européen classique ainsi qu’aux CCP basés sur de tels brevets d’un Etat ayant ratifié l’Accord JUB mais pour lequel un opt-out a été obtenu.
En outre, pendant la période transitoire, les juridictions nationales ont une compétence partagée avec la JUB pour les brevets européens classiques et CCP basés sur de tels brevets, le demandeur à l’action bénéficiant d’une option de compétence entre les juridictions nationales et la JUB.
Est-il possible d’exclure la compétence de la JUB ?
Il n’est pas possible d’exclure la compétence de la JUB pour un brevet unitaire et les CCP basés sur de tels brevets.
Pour les demandes de brevet européen publiées et les brevets européens classiques et CCP basés sur de tels brevets, une telle exclusion peut être obtenue par le dépôt d’un opt-out, par le(s) véritable(s) propriétaire(s), pendant la « sunrise period » ou pendant la période transitoire.
Qu’est-ce que la sunrise period ?
La « sunrise period » est une période de 3 mois débutant le 1er mars 2023 et se terminant le 31 mai 2023.
Durant cette période, les déposants d’une demande de brevet, les titulaires d’un brevet européen ou d’un CCP basé sur un tel brevet ont la possibilité de déposer une demande d’opt-out. L’opt-out déposé durant cette période sera considéré comme effectif à la date d’entrée en vigueur de l’Accord JUB. De cette façon, les titulaires excluront la compétence de la JUB.
Quelle est la structure de la JUB ?
La JUB comprend un tribunal de première instance et une cour d’appel unique dont le siège est situé à Luxembourg.
La JUB intègre un centre de médiation et d’arbitrage, dont les sièges sont à Lisbonne au Portugal et à Ljubljana en Slovénie.
La JUB applique le droit de l’UE et respecte sa primauté. Ainsi, en cas de questionnement sur l’interprétation du droit de l’UE ou sur sa validité, elle doit saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) via une demande préjudicielle.
Le tribunal de première instance de la JUB se compose d’une division centrale et de plusieurs divisions locales et régionales.
La division centrale a son siège à Paris, en France et une section à Munich, en Allemagne.
La répartition au sein des sections de la division centrale a lieu en fonction du domaine technique concerné :
- les affaires relatives, notamment, au domaine de la physique et de l’électricité, sont attribuées à la section de la division centrale située à Paris,
- les affaires relatives, notamment, au domaine de la mécanique, sont attribuées à la section de la division centrale située à Munich.
Des discussions sont en cours entre les Etats signataires de l’Accord JUB pour éventuellement créer une autre section de la division centrale, à laquelle les affaires relatives aux nécessités de la vie courante, la chimie et la métallurgie seront attribuées, pour remplacer la section initialement prévue à Londres, avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).
Chaque Etat ayant ratifié l’Accord JUB peut également créer une ou plusieurs divisions locales sur son territoire ou participer à l’établissement d’une division régionale, commune à plusieurs Etats participants.
Au 8 juillet 2022, ont été créées treize divisions locales (à Vienne en Autriche, Bruxelles en Belgique, Copenhague au Danemark, Helsinki en Finlande, Paris en France, Düsseldorf, Hambourg, Mannheim et Munich en Allemagne, Milan en Italie, Lisbonne au Portugal, Ljubljana en Slovénie et La Haye aux Pays-Bas) et une division régionale nordique et baltique dont le siège est à Stockholm en Suède.
La répartition des affaires se fait en fonction de la compétence des différentes divisions locales et régionales.
Quelles sont les règles de compétence des divisions du tribunal de première instance de la JUB ?
La division centrale du tribunal de première instance a compétence exclusive pour traiter des actions en nullité de brevet au principal et des actions en déclaration de non-contrefaçon, sauf si une division locale ou régionale a été préalablement saisie d’une action en contrefaçon entre les mêmes parties et portant sur le même brevet. La section de la division centrale compétente (Paris ou Munich) est fonction du domaine technique de l’invention.
Les divisions locales du tribunal de première instance sont compétentes pour traiter des actions en contrefaçon, des actions visant à obtenir des mesures conservatoires et des actions en dommages-intérêts, ainsi que des demandes reconventionnelles en nullité.
Pour les actions en contrefaçon, il existe une option de compétence pour le demandeur, en fonction de :
- la localisation de la contrefaçon ;
- la localisation du ou des défendeurs.
En l’absence de division locale ou régionale du tribunal de première instance compétente dans le territoire en cause, l’affaire est portée devant la division centrale.
En bref, dans certains cas, le demandeur à l’action peut avoir le choix entre différentes divisions du tribunal de première instance.
Comment sont composées les chambres de la JUB ?
Les chambres du tribunal de première instance et de la cour d’appel ont une composition multinationale, et sont composées de juges ressortissant des Etats ayant ratifiés l’Accord JUB.
En fonction de la division de la JUB saisie, la composition de la chambre diffère :
- dans le cas de la division centrale du tribunal de première instance, d’une manière générale, les chambres comprennent 2 juges qualifiés sur le plan juridique et 1 juge qualifié sur le plan technique dans le domaine concerné ;
- dans le cas des divisions locales et régionales du tribunal de première instance, les chambres comprennent 3 juges qualifiés sur le plan juridique. A la demande de l’une des parties ou de la chambre, 1 juge qualifié sur le plan technique peut être affecté à la chambre. 1 juge qualifié sur le plan technique est également attribué à la chambre, si celle-ci doit statuer sur une demande reconventionnelle en nullité ;
- dans le cas de la cour d’appel, d’une manière générale, les chambres comprennent 3 juges qualifiés sur le plan juridique et 2 juges qualifiés sur le plan technique dans le domaine concerné.
En bref, il est toujours prévu ou possible d’avoir au moins 1 juge qualifié sur le plan technique, en particulier lorsque cette dernière doit traiter d’une question de nullité.
Quelle est la langue de la procédure ?
Devant la division centrale, la langue de procédure est celle du brevet sur lequel porte le litige. Cependant, sous certaines conditions, un défendeur peut demander une traduction de documents pertinents dans la langue de l’Etat ayant ratifié l’Accord JUB où il a son domicile ou son établissement principal.
Devant les divisions locales, la langue de procédure est la ou une des langues officielles de l’Etat ayant ratifié l’Accord JUB où se trouve la division locale.
Les divisions régionales peuvent choisir une ou plusieurs des langues officielles des Etats ayant ratifié l’Accord JUB correspondant à cette division.
De manière additionnelle, les divisions locales ou régionales peuvent désigner l’allemand, l’anglais et/ou le français en tant qu’autre langue de procédure.
Avec l’accord des parties ou à la demande de l’une des parties et après avoir entendu l’autre partie, la chambre de la division locale ou régionale concernée peut décider d’utiliser la langue du brevet sur lequel porte le litige, en tant que langue de procédure, pour des raisons d’équité et de commodité.
Devant la cour d’appel, la langue de procédure est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance. Néanmoins, avec l’accord des parties, la cour d’appel peut décider d’utiliser la langue du brevet, en tant que langue de procédure, ou dans des cas exceptionnels, une autre langue officielle d’un Etat partie à l’Accord JUB, pour tout ou partie de la procédure.
En bref, la langue utilisée va en général dépendre de la division (centrale, locale ou régionale) du tribunal de première instance devant lequel le litige est porté. En particulier, utiliser la langue du brevet est soit obligatoire (division centrale), soit possible (division locale ou régionale ou cour d’appel).
Qu’en est-il des frais de procédure ?
Des frais de procédure doivent être payés dès le début du litige, mais sont au final supportés par la partie perdante.
Ces frais de procédures sont fonction de la nature et de l’importance de l’affaire. Ils peuvent correspondre à des frais fixes, ou à des frais fixes et des frais variables, ces derniers dépendant de la valeur du litige.
Le tableau ci-dessous reprend le montant des frais de procédure, pour les principales actions possible devant la JUB :
Les micro-entreprises et petites entreprises ont droit à une réduction de 40% des frais de procédure.
Les frais de justice raisonnables et proportionnés, incluant notamment les frais de représentation, seront supportés par la partie qui succombe, dans la limite d’un plafond fixé par le Règlement de procédure de la JUB, à moins que l’équité ne s’y oppose.
Règlement de procédure de la JUB
Tableau des frais de procédure – Décision du Comité Administratif du 8 juillet 2022
Qui peut représenter les parties devant la JUB ?
Devant la JUB, les parties peuvent être représentées :
- soit par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d’un Etat ayant ratifié l’Accord JUB,
- soit par un mandataire en brevet européen habilité à agir devant l’OEB et qui est inscrit sur une liste des mandataires habilités à représenter les parties devant la JUB.
BEAU DE LOMENIE dispose de nombreux mandataires habilités à vous représenter devant la JUB disposant de compétence dans tous les domaines techniques.
Sera-t-il possible d’avoir accès aux dossiers des actions intentées devant la JUB et aux décisions prises par la JUB ?
Après suppression des données personnelles et des informations confidentielles, le public a accès aux décisions et ordonnances rendues par la JUB, dont la publication est prévue.
Les mémoires et pièces déposés par les parties devant la JUB, dans le cadre de litige, ne seront disponibles que sur requête motivée au greffe, et après accord du juge rapporteur, suite à la consultation des parties et suppression des données personnelles et des informations confidentielles.
La liste des affaires engagées devant la JUB devrait être directement accessible au public sur le registre public tenu par la JUB.
Comment se font les échanges devant la JUB ?
Devant la JUB, le dépôt des pièces de procédure se fait exclusivement par voie électronique, par l’intermédiaire du système électronique de gestion des procédures (« Case Management System » CMS) de la JUB.
L’utilisation du CMS requiert un système d’authentification renforcé.
Opt-out
Qu’est qu’un opt-out ?
L’opt-out permet de déroger à la compétence exclusive de la JUB.
Actuellement, les tribunaux nationaux sont seuls compétents pour connaître des actions relatives à la contrefaçon et à la nullité des brevets européens. Une fois l’Accord JUB entré en vigueur, la JUB sera seule compétente pour statuer sur ces questions pour les brevets unitaires et aura vocation, à terme, à être seule compétente également pour les brevets européens classiques.
Toutefois, pendant une période transitoire les tribunaux nationaux resteront, avec la JUB, compétents en matière de contrefaçon et de nullité des brevets européens classiques. Il sera possible aux titulaires de brevets européens sans effet unitaire d’échapper à la compétence de la JUB en déposant une demande de dérogation communément nommée « opt-out ». Le dépôt d’un opt-out est possible jusqu’à un mois avant la fin de la période transitoire et permet de déroger à la compétence de la JUB pour toute la durée de vie du titre concerné. Cette possibilité n’est pas ouverte pour les brevets unitaires, qui relèvent exclusivement de la compétence de la JUB, en matière de contrefaçon et nullité.
En bref, si vous souhaitez que votre brevet européen sans effet unitaire échappe à la compétence de la JUB, il vous faut déposer un opt-out.
>> Voir notre vidéo de présentation de l’opt-out
Pour quels titres un opt-out est-il possible ?
L’opt-out peut être sollicité pour :
- les demandes de brevet européen publiées ;
- les brevets européens classiques en vigueur ou expirés ;
- les CCP délivrés pour un produit protégé par un brevet européen classique ;
sous réserve qu’aucune action n’ait été engagée devant la JUB préalablement à l’opt-out.
Un opt-out sollicité pour une demande de brevet s’appliquera automatiquement au brevet issu de cette demande. Les brevets unitaires relèvent de la compétence exclusive de la JUB dès son entrée en fonction et ne peuvent pas faire l’objet d’un opt-out.
Pourquoi demander un opt-out ?
Un opt-out est demandé afin d’exclure la compétence de la JUB, et de rendre ainsi les juridictions nationales seules compétentes pour traiter des actions en contrefaçon et nullité relatives à une demande de brevet européen ou un brevet européen classiques. Cela s’applique également aux CCP éventuels basés sur un tel brevet européen.
Un intérêt majeur de l’opt-out pour les titulaires de brevets européens est d’exclure le risque de voir leurs brevets annulés de manière centralisée par la JUB, pour tous les pays ayant ratifié l’Accord JUB.
En bref, en cas d’opt-out effectif, le titulaire d’un brevet européen ne pourra pas intenter une action centralisée devant la JUB, en cas d’actes de contrefaçon s’étendant sur plusieurs territoires relevant de la compétence de la JUB. Les actions en contrefaçon devront ainsi être engagées devant les juridictions nationales. En outre, il ne sera plus possible, après engagement d’une action devant une juridiction nationale, de retirer l’opt-out pour bénéficier ultérieurement du système de la JUB.
Qui peut demander un opt-out ?
Une demande d’opt-out doit être effectuée par le(s) déposant(s) d’une demande de brevet publiée ou par le(s) titulaire(s) du brevet européen sans effet unitaire.
Dans le cas où il y aurait plusieurs copropriétaires, ces derniers doivent déposer conjointement la demande d’opt-out.
A défaut d’une identification complète et exacte des véritables propriétaires de la demande de brevet ou du brevet européen concerné, l’opt-out inscrit sur le registre ne serait pas valable et serait donc sans effet sur l’exclusion de la compétence de la JUB.
« Consulter un de nos experts pour définir la démarche à adopter pour demander un opt-out (ou un opt-in) dans les contrats de copropriété et de licence.»
Quand est-il possible de demander un opt-out ?
Une demande d’opt-out peut être déposée dès le 1er mars 2023, début de la « sunrise period », et jusqu’à un mois avant l’expiration de la période transitoire.
Comment demander un opt-out ?
Une demande d’opt-out doit être effectuée par le véritable propriétaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen concerné voire du ou des CCP délivrés sur la base dudit brevet européen, et le cas échéant par tous les véritables propriétaires, lorsqu’il s’agit d’un titre en copropriété. Il n’est pas nécessaire que le ou les véritables propriétaires aient, au préalable, été inscrits aux registres européens ou nationaux pour demander un opt-out. La demande d’opt-out peut être formulée par un représentant qui peut être un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d’un État partie à l’Accord JUB, un mandataire en brevet européen habilité à agir devant l’OEB et qui est inscrit sur une liste des mandataires habilités à représenter les parties devant la JUB, ou tout autre personne munie d’un mandat pour demander l’opt-out.
Aucune taxe n’est exigible, pour demander un opt-out.
La demande d’opt-out est déposée via le système électronique de gestion des procédures de la JUB (CMS pour « Case Management System »).
Quelles sont les conditions que doit respecter une demande d’opt-out pour que l’opt-out produise ses effets ?
Une demande d’opt-out ne fait l’objet d’aucune vérification ou contrôle par le greffe de la JUB, avant son entrée au registre. Aucune action visant le titre concerné par la demande d’opt-out ne doit avoir été engagée devant la JUB avant la date d’inscription de l’opt-out au registre. Dans le cas contraire, la demande d’opt-out est sans effet. Le fait que l’action engagée devant la JUB soit terminée n’a aucune incidence et une telle action s’oppose de la même manière à une demande d’opt-out ultérieure.
En bref, pour qu’un opt-out inscrit au registre soit valable et donc produise ses effets, la demande doit avoir été déposée en respectant les règles applicables relatives au titre concerné, au contenu de la demande d’opt-out et aux demandeurs.
Quelle est la portée territoriale de l’opt-out ?
Sous réserve du respect des conditions applicables à la demande d’opt-out, l’opt-out est effectif dans tous les Etats visés par la demande de brevet ou pour lesquels le brevet européen a été délivré. Ainsi, la date de ratification ou de signature de l’Accord JUB par un état est sans incidence sur la portée territoriale de l’opt-out.
Un opt-out peut-il être retiré ? Qu’est-ce qu’un opt-in ?
Oui, il est possible de retirer à tout moment un opt-out par une demande de retrait de l’opt-out, communément nommée « opt-in ». Cependant, pour que l’opt-in puisse être effectif, le titre sur lequel porte l’opt-in ne doit pas avoir fait l’objet, à la date d’inscription de l’opt-in au registre tenu par le greffe de la JUB, d’une action devant une juridiction nationale dans le cadre d’une affaire pour laquelle la JUB est également compétente.
Une demande d’opt-in peut être déposée à tout moment, y compris, après la fin de la période transitoire. Aucune taxe n’est exigible pour demander un opt-in.
En bref, les conditions requises pour qu’une demande d’opt-in soit valablement déposée sont les mêmes que pour l’opt-out. Comme pour l’opt-out, il n’y a pas de vérification de la conformité de la demande d’opt-in, avant inscription de l’opt-in au registre tenu par la JUB. Ainsi, l’opt-in prend effet à la date de son inscription au registre, s’il a été valablement déposé.
Une nouvelle demande d’opt-out peut-elle être sollicitée après un opt-in ?
Non.
Une fois un opt-in inscrit au registre, il n’est pas possible de soumettre le titre concerné à un nouvel opt-out.
Ainsi, dès lors qu’un opt-in remplissant les conditions de validité est inscrit au registre, la compétence de la JUB et des juridictions nationales est figée. Pendant la période transitoire, le titre concerné peut en matière de contrefaçon et nullité faire l’objet d’actions soit devant la JUB, soit devant les juridictions nationales. Il relèvera définitivement de la compétence exclusive de la JUB après l’expiration de la période transitoire.
Quand un opt-out ou opt-in produit-il ses effets ?
Un opt-out prend effet au moment de son inscription au registre tenu par la JUB, sous réserve que la demande d’opt-out réponde aux exigences requises.
Il est possible de demander une correction d’une demande d’opt-out. La correction est alors inscrite au registre de la JUB. Dans ce cas, l’opt-out prend effet à la date d’inscription de la correction au registre.
Les demandes d’opt-out déposées pendant la « sunrise period » seront considérées comme inscrites au registre tenu par la JUB, à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord JUB. Elles permettent ainsi d’éviter une action auprès de la JUB dès le démarrage du système.
Est-il possible de supprimer un opt-out ou un opt-in non autorisé du registre de la JUB ?
Oui.
Dans la mesure où il n’existe aucune procédure de contrôle d’une demande d’opt-out ou d’opt-in avant son inscription au registre tenu par la JUB, il est possible qu’un opt-out ou un opt-in inscrit ait été déposé sans l’autorisation du ou des véritables propriétaires du titre concerné. Cela pourrait être le cas de demandes d’opt-out ou d’opt-in frauduleusement déposées ou déposées par erreur.
Dans de tels cas, le ou les véritables propriétaires du titre concerné ont la possibilité de formuler une demande de suppression du registre de l’opt-out non-autorisé ou de l’opt-in non-autorisé. Les raisons de la demande de suppression doivent être précisées et sont examinées par le greffier de la JUB. Les tiers sont informés qu’une telle demande est en cours d’examen, par mention sur le registre de la JUB. Si le greffier de la JUB considère la demande acceptable, l’opt-out ou opt-in concerné est supprimé du registre tenu par la JUB et est sans incidence sur une demande d’opt-out ou opt-in ultérieur. En cas de rejet de la demande de suppression par le greffier, une demande de révision devant le président de la cour d’appel de la JUB est possible, dans un délai d’un mois à compter de la décision de rejet par le greffier.
Dans le cas d’un opt-out pour une demande de brevet, demeure-t-il possible de solliciter l’effet unitaire du brevet européen ?
L’opt-out d’une demande de brevet européen ne s’oppose pas à une demande d’effet unitaire du brevet après la délivrance du brevet européen correspondant.
En effet, lorsqu’un effet unitaire est obtenu après la délivrance d’un brevet européen, un opt-out précédemment déposé pour la demande de brevet européen correspondante est réputé retiré.
Existe-t-il des dispositions spécifiques en matière d'opt-out et d’opt-in concernant les CCP ?
Non.
En matière d’opt-out et d’opt-in, l’approche sera identique pour un brevet européen classique et pour les CCP qui y sont attachés.
Ainsi, les actions engagées devant la JUB (rendant impossible un opt-out ultérieur) et les actions engagées devant les juridictions nationales (rendant impossible un opt-in ultérieur) ont un effet sur la demande de brevet européen et le brevet européen concerné, ainsi que les éventuels CCP découlant de ces derniers.
Les points suivants sont à noter :
- Si un effet unitaire est obtenu pour un brevet européen, il n’est pas possible de bénéficier de l’opt-out pour un CCP basé sur ledit brevet unitaire, et ce, même si les CCP basés sur un brevet unitaire sont, à ce jour, toujours des titres nationaux.
- Si un CCP a été délivré à la date de dépôt d’une demande d’opt-out ou d’opt-in, le titulaire du CCP, s’il diffère du titulaire du brevet européen classique, doit apparaitre comme demandeur de l’opt-out ou opt-in avec le titulaire du brevet européen classique.
- Si un CCP a été délivré après la date de dépôt d’une demande d’opt-out ou d’opt-in, l’opt-out ou l’opt-in prend effet pour ledit CCP, dès la délivrance du CCP, de manière automatique, au même titre que pour le brevet européen classique.
Quelles informations concernant les opt-out et opt-in seront inscrites sur le registre tenu par la JUB ?
Les opt-out et opt-in inscrits sur le registre tenu par la JUB sont consultables via le CMS de la JUB.
En cas de correction d’une demande d’opt-out ou d’opt-in, la date de la correction, qui est la date de prise d’effet de l’opt-out ou opt-in, est inscrite sur le registre.
Sont également inscrites les demandes de suppression d’un opt-in ou d’un opt-out déposé par un demandeur non autorisé sur lesquelles le greffier de la JUB doit statuer.
Il est également possible de surveiller sur le registre de la JUB les opt-out ou opt-in inscrits pour une demande ou un brevet européen ou un portefeuille de demandes ou de brevets européens.
En bref, une telle surveillance présente à la fois un intérêt au regard des brevets concurrents et pour un propriétaire qui souhaite s’assurer qu’aucun opt-out ou opt-in non autorisé n’a été déposé pour un de ses brevets ou sur son portefeuille.