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2021/07 > Quand Banksy, Monopoly et les autres piochent la carte de la mauvaise foi

La série noire continue pour l’artiste de Street Art bien connu Banksy. Par différentes décisions rendues depuis septembre 2020, l’EUIPO (l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle)  a invalidé, à ce jour, six marques constituées de reproductions d’œuvres emblématiques de Banksy et déposées par la société Pest Control Office Limited, société créée aux fins de représenter les intérêts de Banksy, tout en préservant son anonymat:

La stratégie mise en œuvre par l’intermédiaire de cette société est en effet de procéder à des dépôts de marques pour pouvoir opposer un titre de propriété à toute société ou personne qui voudrait faire commerce des œuvres de Banksy sans son autorisation, toutes les autres reproductions de ses œuvres restant libres, préservant ainsi l’anonymat de l’artiste.

La toute première de ces décisions remonte  au 14 septembre dernier (voir notre flash du 23 novembre 2020(1).  Faisant suite à la demande de la Société Full Colour Black limited, une société éditrice de carte de vœux, l’EUIPO avait annulé la marque « Flower Thrower »  (« Le Lanceur de fleurs »), déposée en 2014 au nom de Pest Control Office Limited.

Pour l’EUIPO, le titulaire de la marque n’ayant en réalité jamais eu l’intention de l’utiliser conformément à sa fonction, à savoir pour désigner des produits ou des services, celle-ci avait été déposée de mauvaise foi.

Pour qualifier cette mauvaise foi, l’office avait retenu que :

– le dépôt de cette marque avait été effectué dans le seul but d’acquérir un droit exclusif sur ce signe pour suppléer au droit d’auteur que Banksy ne pouvait invoquer sans lever son anonymat ;

–  le titulaire de la marque n’avait jamais eu l’intention de l’utiliser conformément à sa fonction, et les seuls usages rapportés n’avaient été réalisés qu’une fois la procédure d’annulation initiée et dans le but de contourner la loi.

La décision de l’EUIPO n’a pas été contestée.

Forte de cette  première victoire, la société Full Colour Black  a, sur le même fondement, déposé par la suite des actions en nullité contre cinq autres marques européennes enregistrées par la même société Pest Control Office Limited et correspondant à cinq œuvres de Banksy tout aussi emblématiques que le « Flower Thrower ». C’est logiquement dans le même sens que l’EUIPO a rendu cinq décisions d’annulation de ces marques les 18 mai, et les 18 et 19 juin 2021(2).

Cela laisse également peu de doute au sort qui sera réservé à la nouvelle marque européenne n°018118853 à nouveau déposée pour le «Flower Thower», enregistrée le 30 août 2019 et qui fait également l’objet d’une demande d’annulation de la même société Full Colour Black.

Cette série de décisions remet donc plus que jamais en cause la stratégie de protection de l’artiste et  l’obligera peut-être  à sortir de son anonymat s’il veut éviter une exploitation commerciale de ses œuvres.

Elle met aussi en lumière une des facettes de la notion mauvaise foi, notion qui n’est pas définie par les textes et dont le contour relève ainsi de la jurisprudence. L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 prévoit ainsi que la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, sans que cette notion soit plus définie.

Dans les « décisions Banksy », la mauvaise foi résulte de la volonté  d’obtenir un droit exclusif sans intention de l’utiliser conformément à la fonction de la marque, afin de pallier l’impossibilité pour Banksy de se prévaloir de ses droits d’auteur sans lever son anonymat. Il s’agit ainsi d’une forme d’appropriation indue.

La mauvaise foi peut aussi résulter de dépôts successifs comme vient de le juger le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) le 21 avril 2021 dans une affaire « Monopoly»(3). Dans cette décision, le TUE a sanctionné le dépôt réitéré de la marque Monopoly, quand bien même ce dépôt avait été entrepris pour un libellé élargi de produits. Même si aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une même marque, le déposant  ayant admis que ce nouveau dépôt lui permettait notamment d’échapper à la nécessité de fournir des preuves d’usage en cas d’opposition, selon le Tribunal, « un tel comportement ne saurait être considéré comme un comportement légitime, mais doit être considéré comme contraire aux objectifs du règlement n° 207/2009, aux principes régissant le droit des marques de l’Union européenne et à la règle relative à la preuve de l’usage ».

Le Tribunal rejette par là-même l’argument du déposant relatif à la réduction de la charge administrative qui aurait résulté de ce nouveau dépôt élargi, reprenant les libellés des dépôts successifs précédemment entrepris, dans la mesure où ces précédents dépôts n’avaient pas été abandonnés. Est donc sanctionnée ici la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation du droit des marques en créant artificiellement une situation dans laquelle le déposant  n’aurait pas à prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures pour les produits et les services couverts par la marque contestée. Ce comportement est en effet considéré comme résultant d’une intention de fausser et de déséquilibrer le régime issu de ce droit tel qu’il a été établi par le législateur de l’Union.

Cette décision va ainsi plus loin que la décision rendue le 29 janvier 2020 par la CJUE dans l’affaire  Sky(4) dans laquelle la  Cour de justice avait jugé que le fait de déposer une marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Ici, il ne s’agit pas d’obtenir un droit exclusif ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers, mais de maintenir par le biais de dépôts successifs un avantage particulier.

A également été considéré comme constitutif de mauvaise foi le fait de procéder à un  dépôt d’une marque pour accroitre la protection d’un signe antérieur différent, dans un but défensif. Ainsi le TUE dans une décision du 28 octobre 2020(5) a jugé que la mauvaise foi pouvait être caractérisée si l’intention au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée était d’utiliser ce dépôt  à d’autres fins, notamment pour renforcer ou protéger une marque TARGET PARTNERS en procédant au dépôt d’une marque TARGET VENTURES, ou d’empêcher les tiers de faire usage d’un tel signe. Le fait pour l’intervenante d’enregistrer une marque sans intention de l’utiliser, afin de prévenir un risque de confusion avec une autre marque dont elle est déjà titulaire et/ou afin de protéger dans ce cadre l’élément commun à ces deux marques est ainsi étranger aux fonctions d’une marque et relève de la mauvaise foi.

La mauvaise foi peut aussi, de manière plus classique, être la volonté de nuire à un tiers déterminé, comme le rappelle une autre décision récente du Tribunal de l’Union européenne(6). Le TUE a dans cette dernière affaire annulé  la marque européenne Choumicha Saveurs, Choumicha étant le nom d’une cheffe marocaine, dont la renommée auprès de la communauté marocaine de France et de Belgique, pouvait être établie antérieurement au dépôt de la marque contestée. Le tribunal retient qu’il était impossible que la titulaire de la marque européenne litigieuse « ne connaisse pas la réputation de l’intervenante, dès lors qu’elle était une société de commerce en gros de produits alimentaires dont le gérant était lui-même originaire du Maroc ». Par ailleurs, elle n’avait présenté aucune preuve de sa bonne foi ni expliqué la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la marque Choumicha Saveurs. La mauvaise foi du déposant découlant de son intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers particulier, la marque litigieuse est annulée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne y compris pour des produits pour lesquels la demanderesse, Mme Choumicha Chafay n’avait aucun usage. Le tribunal considère en effet qu’il n’est pas possible d’effectuer une distinction dans les mobiles du déposant entre les produits pour lesquels existerait une intention de nuire et les autres, se référant pour cela à l’arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ /EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 61).

Ces différentes décisions viennent ainsi dessiner les contours de cette notion subjective que constitue la mauvaise foi. Si la règlementation européenne n’exige pas l’intention d’usage au moment du dépôt, à la différence du Lanham Act quand il s’agit de procéder à un dépôt sans que l’usage soit déjà avéré sur le territoire des Etats Unis, on peut néanmoins se demander si ces décisions ne nous rapprochent pas d’une certaine manière du système américain. Dans tous les cas, les déposants de marques européennes devront à tout le moins veiller à ce que leurs dépôts répondent bien à cette logique d’usage, qui reste la fonction essentielle de la marque.

(1) Décision n°33843C du 14 septembre 2020

(2)

(3) TUE 21 avril 2021, T-663/19 Hasbro/ EUIPO & Kreativni Događaji d.o.o.

(4) CJUE 29 janv. 2020, aff. C-371/18 Sky plc / SkyKick UK Limited

(5)TUE 28 octobre 2020 T-273/19 Target Ventures Group Ltd /EUIPO & Target Partners GmbH

(6) TUE 28 avril 2021 T311/20 France agro/ EUIPO & Choumicha Chafay

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