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2020/10 > BREXIT : l’EUIPO précise quelle sera sa pratique pour l’après-période de transition

L’EUIPO a mis à jour sur son site web ses pages dédiées au Brexit en publiant deux nouveaux documents datés du 10 septembre 2020 :

La communication n° 2/20  et en annexe sa note explicative, sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office.

Une FAQ de 55 questions structurée en trois parties (les impacts généraux – les   demandeurs, titulaires et parties à la procédure – les représentants).

L’EUIPO rappelle ainsi les modalités qui seront mises en œuvre par l’Office pour tenir compte de la sortie du Royaume-Uni de l’UE et donne des indications supplémentaires sur la manière dont il les appliquera, en pratique.

La communication n°2/20 vient en complément de l’Avis aux parties prenantes déjà mis à jour le 18 juin 2020. Elle est entrée en vigueur le 10 septembre 2020.

Il résulte ainsi de la communication n° 2/20 que :

– Les revendications d’ancienneté sur des marques britanniques déposées à partir du 1er janvier 2021 seront refusées. Celles précédemment déposées cesseront de produire leurs effets dans l’UE à la fin de la période de transition.

– Les demandes pendantes de transformation en marques nationales britanniques de marques européennes rejetées ou retirées dans les trois mois précédant le 1er janvier 2021 seront traitées.

– À compter du 1er janvier 2021, les droits britanniques ne seront plus considérés comme des « droits antérieurs » lors des procédures inter partes (opposition, invalidité).

– Les titulaires de droits domiciliés en dehors de l’Union Européenne (UE) et de l’Espace Économique Européen (EEE) ne seront pas automatiquement invités à désigner un représentant. Ils le seront lorsque leur droit fera l’objet d’une procédure devant l’Office.

Ils devront donc désigner un représentant de leur propre initiative si le leur perd sa capacité à agir, sauf pour les procédures engagées avant la fin de la période de transition.

– Dans les cas où la représentation est obligatoire et qu’aucun représentant n’est désigné,  l’Office invitera à le faire. Et si aucun représentant n’est désigné, la procédure sera soit rejetée soit les observations déposées ne seront pas prises en compte sauf celles qui auront été déposées avant le 1er janvier 2021.

– Une continuité de la représentation est toutefois prévue pour les procédures en cours qu’il s’agisse des procédures d’enregistrement, des procédures d’opposition ou encore des procédures de révocation ou de nullité : le représentant britannique précédemment désigné pourra continuer à représenter son mandant.

– Sauf pour les représentants impliqués dans les procédures en cours, les représentants qui auront perdu leur capacité à agir devant l‘EUIPO à la fin de la période de transition seront:

  • automatiquement retirés de tous les dossiers.
  • verront leur numéro d’identification invalidé et seront par conséquent radiés de la liste des mandataires agréés de l’Office.
  • ne pourront plus envoyer de courrier relatif à un dossier par l’intermédiaire de la « zone utilisateurs » de l’EUIPO, à l’exception des procédures en cours.

Peuvent être également mis en avant quelques éléments tirés de la FAQ sur l’étendue de la protection, sur le maintien des droits, sur la procédure ou encore sur les dessins ou modèles, tels qu’ils seront à  la fin de la période de transition, au 1er janvier 2021 :

Sur l’étendue de la protection et la compétence

– Les mesures prises par un tribunal des marques de l’Union européenne quel qu’il soit ou les mesures qui deviendraient effectives à compter du 1er janvier 2021 ne pourront être exécutoires au Royaume-Uni que si la  procédure a bien été engagée avant la fin de la période de transition.

– En parallèle, à cette date, les tribunaux britanniques ne seront plus compétents pour prendre des mesures ayant effet au sein de l’Union européenne. Seules les mesures prises par un tribunal britannique issues de procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ou encore les mesures définitives à la fin de la période de transition, seront exécutoires dans l’Union européenne.

Sur le maintien des droits et l’ancienneté

– L’usage de la marque européenne au Royaume-Uni ne sera dorénavant plus considéré comme un usage au sein de l’Union européenne. En revanche l’usage de la marque européenne au Royaume-Uni intervenu avant le 1er janvier 2021 sera pris en compte s’il concerne la période pour laquelle l’usage doit être prouvé.

– Les effets d’une revendication d’ancienneté d’une marque anglaise qui n’a pas été maintenue ne pourront plus être revendiqués au Royaume Uni. Toutefois, l’ancienneté de cette marque anglaise sera rattachée à la marque anglaise clonée qui aura été créée.

Sur la procédure

– L’anglais reste une des langues de l’Office et la signification en anglais pourra constituer un motif absolu de refus d’une marque européenne. En revanche, elle ne pourra être refusée ou invalidée sur la base d’un motif absolu qui n’existerait qu’au Royaume-Uni.

– La perception du public anglophone pourra être considérée comme pertinente dans le cadre de la détermination d’un motif relatif de refus. Il convient de noter que le territoire du Royaume-Uni et son public ne pourront par contre plus être invoqués aux fins d’évaluer un conflit entre un droit européen antérieur et une demande de marque européenne ultérieure.

– Les droits antérieurs au Royaume-Uni  ne pourront plus être invoqués dans les procédures devant l’EUIPO contre des marques de l’Union de européenne ou encore contre des demandes de marques de l’UE déposées avant, pendant ou après la fin de la période de transition. A partir de 2021, toute opposition ou demande de nullité qu’elle soit pendante ou qu’elle soit nouvelle, se verra rejetée si elle est fondée uniquement sur un droit britannique.

– L’usage au Royaume-Uni ne vaudra, pour la démonstration de l’usage de la marque, que pour autant que cet usage soit intervenu avant la fin de la période de transition. L’importance de cet usage dans l’appréciation de l’usage de la marque dans l’Union européenne déclinera toutefois progressivement.

– La preuve de la renommée d’une marque européenne doit exister au moment où il est  décidé de cette renommée. Dès lors la renommée au Royaume-Uni deviendra sans effet à la fin de la période de transition même si l’acquisition de cette renommée est antérieure.

– S’agissant des désignations de marque européenne dans une marque internationale, elles seront clonées en désignations nationales britanniques.

Du côté des dessins ou modèles

Un dessin ou un modèle divulgué au Royaume-Uni pourra au 1er janvier 2021 être protégé en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré si la divulgation du dessin ou du modèle a eu lieu avant la fin de la période de transition sans toutefois que le territoire du Royaume-Uni soit couvert.

La partie britannique sera protégée par le biais du droit équivalent qui aura été créé.

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