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2020/09 > Brexit et PI : c’est pour bientôt !

On se souviendra que la date du Brexit initialement programmée le 29 mars 2019, a été reportée une première fois au 12 avril, puis au 31 octobre pour être finalement fixée au 31 janvier 2020.

Au 1er février 2020, après 47 années d’une vie commune mouvementée, le divorce a donc été consommé entre Londres et Bruxelles… et le Royaume-Uni est devenu un pays tiers de l’Union Européenne.

C’est aussi à partir du 1er février que la période de transition prévue dans l’accord de retrait a commencé à courir et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces 11 mois sont immuables, le Royaume-Uni ayant officiellement annoncé en juin qu’il n’y aurait pas de prolongation de cette période. Durant ceux-ci, Londres et Bruxelles maintiennent les principes acquis de libre circulation des biens et des personnes. C’est également durant cette période que sont négociées les futures relations commerciales entre les deux parties.

Ces négociations semblent aujourd’hui dans l’impasse. En effet plus de quatre ans après le référendum par lequel le peuple britannique s’est souverainement prononcé en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Londres et Bruxelles n’ont toujours pas trouvé les bases du nouvel accord de libre-échange qui doit voir le jour avant la fin de l’année…ou pas.

Le scénario d’un no-deal semble désormais plus que jamais envisageable. Le prochain round  des négociations qui doit se tenir à Londres du 7 au 11 septembre 2020 s’avère déterminant. Si aucun accord n’est trouvé, à partir de janvier 2021 ce seront les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’appliqueront aux relations commerciales entre Etats de l’Union européenne et le Royaume-Uni. Pire, il n’est pas impossible que le gouvernement britannique revienne sur les engagements pris dans l’accord de retrait, ce qui pourrait avoir un impact sur les mesures de transition qui avaient été prises pour les droits de propriété industrielle.

Marques, dessins & modèles, noms de domaine

On rappellera que durant toute la période de transition  le Royaume Uni reste soumis aux règles européennes. De même les marques européennes et les dessins et modèles communautaires continuent de couvrir le Royaume-Uni en tant que territoire de l’Union européenne.

Au 1er janvier 2021, fin de la période de transition, ces titres ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni avec pour principales répercussions juridiques1 :

  • les marques européennes et les dessins et modèles communautaires enregistrés ou non enregistrés ne couvriront plus le Royaume-Uni et ne seront donc valides que dans les 27 Etats membres restants.
  • Il en ira de même des marques et modèles internationaux désignant l’Union européenne.
  • le droit espagnol qui s’appliquera aux marques de l’Union européenne en tant qu’objet de propriété pour les titulaires de droits ayant leur siège ou leur domicile au Royaume-Uni, sauf s’ils sont à même de prouver un établissement effectif et sérieux dans un autre Etat membre. Dans ce cas, c’est le droit de ce dernier Etat qui prévaudra.
  • pour le maintien des droits, l’usage d’une marque de l’Union européenne au Royaume-Uni, ne sera plus considéré comme un usage effectué sur le territoire de l’Union européenne.
  • les revendications d’ancienneté de marques nationales du Royaume-Uni n’auront plus d’effet dans la marque européenne.
  • la représentation pour les nationaux anglais devient obligatoire devant l’EUIPO.
  • nos confrères anglais ne pourront plus représenter leurs clients devant l’EUIPO sauf dispositions transitoires relatives aux procédures en cours.

Toutefois, des dispositions ont d’ores et déjà été adoptées par le Royaume Uni pour permettre la continuation des droits résultant des marques européennes et des dessins et modèles communautaires sur ce territoire.

Ainsi au 1er janvier 2021, à la fin de la période de transition, tous les enregistrements de l’Union européenne seront automatiquement convertis en enregistrements nationaux anglais sans nouvel examen ni taxe à payer. Les marques nationales britanniques ainsi créées couvriront le même signe, les mêmes produits et services et disposeront de la même date de dépôt ou de priorité que celle de la marque de l’Union européenne initiale. Un mécanisme similaire a été prévu pour les dessins ou modèles communautaires : le clone ainsi créé dans le Registre britanniques disposera  de la même durée de protection restante et de la même date de dépôt ou de priorité. Pour les marques et modèles internationaux, ce sera une désignation UK qui sera créée dans la marque ou le modèle international. Tous ces droits clonés seront reconnaissables par l’adjonction de UK009 (ou UK008 pour les marques ou modèles internationaux) à leur numéro.

Il faudra bien évidemment cependant que toutes les données soient correctement communiquées à l’Office britannique par l’OMPI et l’UE (plus d’1,4 million de marques et 700 000 dessins ou modèles sont concernés).

Les titulaires des droits  n’auront aucune formalité spécifique à remplir ni aucune taxe à payer. Toutefois, ils ne seront pas notifiés par l’office britannique et ne recevront pas de nouveau certificat d’enregistrement mais pourront accéder aux détails de leurs nouveaux droits sur le site de l’office britannique.

Ils auront néanmoins la possibilité de renoncer dans certains cas à cette conversion selon des modalités qui seront possibles à compter du 1er janvier 2021.

Pour toutes les demandes en cours d’enregistrement, que cela soit pour les marques ou les dessins et modèles, une période de priorité de 9 mois s’appliquera après la fin de la période de transition, pendant laquelle la demande devra être redéposée au Royaume Uni moyennant le paiement de taxes. Elles conserveront la date de priorité et l’ancienneté de la demande correspondante déposée auprès de l’EUIPO mais feront l’objet d’un examen par l’UKPTO (même signe, mêmes produits et services). Les modèles déposés sous ajournement seront considérés comme des demandes en cours.

S’agissant des dessins et modèles communautaires non enregistrés, un dessin et modèle équivalent sera créé au Royaume Uni pour les dessins et modèles déjà divulgués et un droit équivalent  a d’ores et déjà été introduit dans le droit anglais pour les dessins et modèles anglais non enregistrés au bénéfice des résidents anglais et pour les dessins et modèles qui seront divulgués pour la première fois au Royaume Uni.

L’UKIPO précise que les titres ainsi créés seront totalement indépendants des titres européens : ils pourront être contestés, cédés, licenciés ou renouvelés séparément du titre original.

Ils devront être renouvelés à l’expiration du droit européen correspondant et ce dès les échéances du 1er janvier 2021 et même si le droit européen correspondant a déjà été renouvelé. Compte-tenu des circonstances, le renouvellement dans le délai de grâce se fera sans surtaxe de l’Office.

Les inscriptions effectuées ne seront pas automatiquement prises en compte par l’Office britannique sauf pour les inscriptions déjà publiées à l’EUIPO ou l’OMPI. Il faudra donc les réitérer auprès de l’UKPTO.

Un délai de trois ans à compter du 31 décembre 2020 devrait être accordé aux titulaires des droits pour désigner un conseil britannique en tant que mandataire. Il n’est pas exclu cependant que le Royaume Uni en décide finalement autrement.

L’usage d’une marque au sein de l’Union Européenne, même à l’extérieur du Royaume-Uni, au cours des 5 années précédant la fin de la période de transition pourra être valablement invoqué au Royaume-Uni, tout comme la renommée acquise avant la sortie de l’UE. Ensuite, l’usage et la renommée devront être effectifs sur le territoire du Royaume Uni.

Les actions en cours (actions en nullité, déchéance, etc.) n’auront quant à elles d’effet au Royaume-Uni que si elles sont devenues définitives avant la sortie de l’UE.

Enfin le Royaume Uni ne sera plus habilité à enregistrer ou renouveler les .EU. Les noms de domaines .eu dépendant de Nominet, l’équivalent UK de l’AFNIC, seront désactivés à l’issue de la période de transition.

Il faudra aussi veiller à déposer des demandes de retenues en douanes pour le territoire anglais, pour compléter les demandes européennes effectuées.

Quelques dates et délais à retenir :

  • 31 décembre 2020 : fin de la période transitoire du Brexit.
  • 1er janvier 2021 : modalités de l’opt-out disponibles pour les marques et modèles enregistrés.
  • 30 septembre 2021 : fin du délai de priorité de 9 mois pour les demandes en cours d’enregistrement.
  • 31 décembre 2023 : en principe fin du délai accordé pour la désignation d’un mandataire britannique.

Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous accompagner sur les modalités pratiques de maintien de vos droits.

[1] Avis à l’intention des parties prenantes (mis à jour le 18/06/2020)

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