2017/04 > L’usage sérieux de la marque, interprété à la lumière de l’arrêt IP TRANSLATOR
Cinq années après avoir rendu son arrêt le 19 juin 2012 dans l’affaire « IP TRANSLATOR », la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) répond maintenant à la question de l’usage d’une marque enregistrée pour un intitulé général de la classification internationale.
On se souvient que l’enseignement de cet arrêt dit IP TRANSLATOR est le suivant :
- Les produits et services revendiqués dans la demande doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour déterminer l’étendue de la protection demandée.
- Les indications générales des intitulés de classes de la classification internationale de Nice sont suffisantes si, et seulement si, l’identification des produits et services est suffisamment claire et précise.
- Le demandeur qui utilise les indications générales de l’intitulé d’une classe doit préciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou services de cette classe ou seulement certains. Dans cette dernière hypothèse, il doit préciser les produits ou services qu’il souhaite revendiquer.
Il doit être souligné que cet arrêt a été rendu en interprétation de la directive 2008//95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations sur les marques et en conséquence, a reçu application par les autorités compétentes de chaque Etat membre de l’Union européenne. Ainsi en France, le Directeur général de l’INPI a publié la communication suivante :
« L’INPI considère que l’utilisation d’un intitulé général de classe, suivi d’une mention de revendication de protection pour l’ensemble des produits ou services de la classe en cause, ne satisfait pas aux conditions de précision et de clarté requises.
En conséquence, toute demande d’enregistrement de marque qui comporterait une mention de ce type fera l’objet d’une notification d’irrégularité par laquelle il sera demandé au déposant de la supprimer. A défaut, la demande d’enregistrement fera l’objet d’un rejet partiel et ne sera enregistrée que pour les produits et services explicitement visés dans la demande.
Afin de préciser que sa demande vise l’intégralité des produits ou services d’une classe, le déposant doit reprendre dans son libellé la liste alphabétique des produits ou services de la classe concernée, telle que répertoriée par la classification en vigueur au moment du dépôt, seule mention susceptible de satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises. »
L’arrêt IP Translator s’applique tant au libellé général des classes de produits qu’à celui des classes de services. La CJUE n’a en revanche pas précisé les règles d’application dans le temps attachées à l’interprétation qu’elle a ainsi donnée à la Directive.
C’est sur ce dernier point notamment que la CJUE se prononce dans son arrêt du 16 février 2017 (CJUE, 16 février 2017, C-577/14P, Brandconcern BV).
Etait en cause dans cette affaire, une marque européenne enregistrée en 2002 revendiquant notamment l’intitulé général de la classe 12 « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ». En réponse à une action en déchéance, son titulaire avait fourni des preuves d’usage relatives exclusivement à la vente de pièces de rechange pour scooters. La division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO avaient alors considéré que « l’on ne saurait déduire de la vente de pièces de rechange que le titulaire avait également fabriqué et vendu un quelconque véhicule ». Ainsi la marque avait été déchue pour non-usage pour cette classe 12.
En appel, le Tribunal de l’Union Européenne a annulé la décision de la Chambre de recours. Il a en effet considéré dans sa décision du 30 septembre 2014, que la mention « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » devait être interprétée comme visant à protéger la marque considérée pour la totalité des produits figurant dans la classe 12 et ainsi, même si « les pièces de rechanges pour scooters » ne figuraient pas en tant que telles sur la liste alphabétique des produits de la classe 12, il y avaient lieu d’examiner si un usage sérieux existait pour les accessoires et pièces de véhicules figurant dans cette classe. En conséquence, la Chambre de recours aurait dû examiner si la marque attaquée avait fait l’objet d’un tel usage pour ces produits, cet examen devant être conduit suivant les critères énoncés par l’arrêt Ansul du 11 mars 2003 (C-40/01).
Pour rejeter le pourvoi introduit par le demandeur en déchéance, la CJUE précise en premier lieu que l’exigence de précision des produits et/ou services énoncée par l’arrêt IP TRANSLATOR, lorsqu’une marque est déposée pour un intitulé général de classes, ne s’applique pas aux marques enregistrées avant cette décision, mais uniquement aux marques déposées depuis. Ainsi, la marque en cause dans le présent arrêt n’est pas concernée par la règle posée par cette décision et il convient d’interpréter le libellé « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » comme visant à protéger cette marque pour la totalité des produits figurant dans la classe 12 même si son propriétaire ne l’a pas précisé.
Il est à noter cependant que cette décision ne devrait avoir qu’un effet limité. En effet, le Règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, modifiant le Règlement n°207/2009, a inséré dans l’article 28.8 une disposition transitoire permettant aux titulaires de marques européennes enregistrées pour l’intitulé général d’une classe, de déclarer avant le 24 septembre 2016, que leur intention était de demander la protection pour des produits ou services autres que ceux relevant du sens littéral de l’intitulé, mais figurant la liste des produits ou services de cette classe. Pour ceux qui n’y auraient pas procédé, il conviendra d’apprécier la portée et l’usage de leur marque, au regard de cet intitulé général.