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28-10-2016 » Marque européenne et interdiction d’usage : quelle étendue ?

« Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée. »

Dans cet arrêt du 22 septembre 2016 (Aff. C‑223/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) certes rappelle que le droit exclusif attaché à une marque européenne s’étend à l’ensemble des Etats Membres de l’Union mais précise que les mesures d’interdiction des actes de contrefaçon ne sont pas applicables de plein droit dans tous ces Etats.

On rappellera que la CJUE avait déjà décidé dans l’affaire DHL/Chronopost du 12 avril 2011 (Aff. C-235/09) que :

  • La portée territoriale de ces mesures d’interdiction pouvait se trouver limitée  par (i) le demandeur lui-même puisqu’il détermine l’étendue de l’action qu’il engage ou (ii) par le défendeur s’il démontre qu’il n’y a pas d’atteinte avérée ou possible aux fonctions de la marque.
  • l’interdiction prononcée s’applique (i) dans l’Etat même où le Tribunal de la marque européenne la prononce, (ii) aux Etats Membres expressément désignés si une limitation territoriale est précisée, ou (iii) à l’ensemble du territoire de l’Union si le Tribunal ne le précise pas.

Dans son arrêt du 22 septembre 2016, la Cour reprend la même motivation pour répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht  Dusseldorf, à propos d’une interdiction d’usage sur le territoire allemand, accordée sur le fondement d’une marque antérieure allemande « Combit », à l’encontre d’une marque « Commit », désignant des produits identiques à savoir des logiciels, la même interdiction d’usage, cette fois-ci demandée sur le fondement d’une marque européenne antérieure identique, étant refusée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Le tribunal allemand avait considéré en effet qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen anglophone qui pouvait « aisément comprendre la différence conceptuelle entre le verbe to commit et d’autre part, le terme « combit » composé des lettres « com » pour désigner « computer » et des lettres « bit » pour « binary digit ». Cette différence conceptuelle neutralisant à son avis la similitude phonétique entre les signes en présence, le juge avait conclu à l’existence d’un risque de confusion dans les Etats membres germanophones et à l’absence d’un tel risque dans les Etats membres anglophones.

La CJUE confirme la possibilité de limiter ainsi territorialement la portée d’une interdiction d’usage. Toutefois, elle prend soin de préciser que le Tribunal qui conclut à l’absence de risque de confusion dans une partie du territoire de l’Union Européenne et donc à l’absence d’interdiction d’usage, doit préciser sans ambiguïté quelle partie du territoire est ainsi concernée : « lorsque, comme en l’occurrence, ce tribunal entend exclure de l’interdiction d’usage certaines zones linguistiques de l’Union telles que celles qualifiées par le terme « anglophone », il lui incombe de préciser de manière complète quelles zones il vise par ce terme ». On rappellera qu’en l’espèce, les produits concernés étaient des produits logiciels pour lesquels on peut supposer que le consommateur concerné, dans l’ensemble ou à tout le moins une bonne partie des pays de l’Union, dispose d’une connaissance minimale de l’anglais.

Ainsi, et même si une interdiction d’usage sur la base d’une marque européenne peut être limitée territorialement, sans qu’il soit considéré que le caractère unitaire de cette même marque européenne en est affecté, dès lors que se trouve préservé le droit du titulaire de celle‑ci de faire interdire tout usage portant atteinte aux fonctions propres de cette marque, définir de manière justifiée cette zone d’interdiction limitée s’avèrera être dans un certain nombre de cas un exercice difficile.

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