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29-01-2016 » Le titulaire d’une licence de marque communautaire peut-il engager une action en contrefaçon en l’absence d’inscription du contrat de licence au registre communautaire ?

Dans ses conclusions en date du 17 décembre 2015, l’Avocat Général M. Melchior Wathelet propose à la CJUE de répondre positivement à cette question préjudicielle posée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) dans le cadre d’une action en contrefaçon engagée par le bénéficiaire d’une licence de marque. En l'espèce une clause de ce contrat de licence donnait au licencié  le droit d’agir en contrefaçon en son nom propre.

En première instance, le défendeur, poursuivi en contrefaçon, avait été condamné à communiquer des informations et à retirer de la vente les produits contrefaisants aux fins de leur destruction, ainsi qu’à des dommages et intérêts. Il engagea un recours contre cette décision faisant valoir que le consentement à agir en contrefaçon dont disposait le licencié était insuffisant, en l’absence d’une inscription au registre communautaire de la licence concédée, pour remplir les conditions d’opposabilité posées par l’article 23§1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n° 207/2009 sur les marques.

C’est dans ce cadre que la question préjudicielle précitée a été posée à la CJUE.

L’Avocat Général relève que cet article 23§1, première phrase, dispose que « les actes juridiques … visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les Etats membres qu’après leur inscription au registre » et qu’il est donc essentiel de déterminer les actes juridiques visés par cette disposition pour établir si l’action en contrefaçon y est incluse.

Ces actes sont en réalité, le transfert (article 17), le nantissement ou la constitution d’un autre droit réel sur la marque (article 19) et l’ « octroi » d’une licence (article 22). Ils ont tous pour effet de créer ou de transférer un droit réel sur la marque et ne concernent en conséquence que la constitution d’un droit et non pas l’exercice du licencié d’agir en contrefaçon.

Toutefois, seul l’article 17§6  subordonne la possibilité de se prévaloir des droits sur la marque à l’inscription du transfert au registre. Cette disposition est absente des articles 19 et 22.

Ainsi, l’analyse contextuelle ne subordonne pas le droit du licencié d’agir en contrefaçon à l’inscription préalable de la licence.

L’Avocat Général indique également que le législateur, s’il avait eu la volonté d’imposer une opposabilité dans l’exercice du droit du licencié, aurait dû le préciser à l’article 22, ce qu’il a fait pour les transferts comme précisé ci-dessus.

M. Wathelet rappelle ensuite les dispositions de l’article 23§1 du Règlement selon lequel un acte peut être opposable aux tiers ayant acquis des droits avant son inscription, quand ces tiers avaient connaissance de cet acte lors de l’acquisition de leurs propres droits.

Il souligne, à juste titre, que cette opposabilité ne peut bénéficier qu’à celui qui  a acquis de bonne foi des droits sur la marque et non à un contrefacteur qui, par définition, ne peut acquérir aucun droit sur la marque. Autrement exprimé, «faire de l’inscription au registre une formalité dont le défaut permettrait au contrefacteur d’opposer une fin de non-recevoir à l’action du licencié en contrefaçon irait à l’encontre de la finalité poursuivie par la formalité de l’inscription ».

Si, malgré cette argumentation convaincante, la Cour disait pour droit que le preneur de licence ne peut engager une contrefaçon sur le fondement d’un contrat non inscrit, elle devra répondre à la seconde question posée, à savoir : « l’article 23§1, première phrase, du [règlement] empêche-t-il un mécanisme juridique national permettant au preneur de licence d’exercer en son nom propre par représentation (ʻProzessstandschaftʼ) les droits du titulaire de la marque à l’encontre du contrefacteur ? »

 

BREVES :

Le 26 janvier 2016, le Sénat a adopté, en première lecture le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité.

Par arrêt du 30 décembre 2015 (N° 3860805), le Conseil d’Etat annule certaines des dispositions des décrets SVA et SVR. Les conséquences de cet arrêt seront communiquées ultérieurement.

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