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18-04-2013 » La réforme du droit des marques en marche

Afin de rendre les systèmes d’enregistrement de marques plus accessibles et plus efficaces pour les entreprises, la Commission européenne vient de publier trois propositions tendant à réviser :

- la directive de 1989 sur les marques telle que codifiée par la directive 2008/95/CE,

- le règlement sur la marque communautaire codifié par le règlement n°207/2009

- le règlement n°2869/95 de la Commission de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

S’agissant du dépôt de marques européennes ou nationales, la commission propose qu’il soit désormais acquitté une taxe par classe de dépôt dès la première classe, et non plus que les taxes de dépôt vaillent pour trois classes (article 44 du projet de directive / voir MEMO/13/291 pour le tableau des taxes s’agissant de la marque européenne). Cette possibilité n’engendre pas a priori de coût supplémentaire pour le déposant.

Dans un souci de rationalisation des procédures devant l’OHMI rebaptisé « Agence », la faculté de déposer des demandes de marque européenne par l’intermédiaire des offices nationaux serait supprimée et les modalités actuelles de recherche de disponibilité vis-à-vis des antériorités existantes remplacées par des outils plus performants. Des assouplissements s’agissant des observations de tiers (article 40 du projet de règlement) ou de la poursuite de la procédure en cas de non-respect de certains délais (article 82 du projet de règlement) pourraient également être adoptés.

Sous le volet relatif au renforcement de la sécurité juridique, il est important de souligner une révision de la définition de la marque européenne, l’intégration aux textes de la jurisprudence « IP Translator » relative au libellé des produits et services désignés par la marque, ainsi que des dispositions facilitant la lutte contre la contrefaçon.

Ainsi, afin de pouvoir prendre en compte certaines marques « atypiques » comme les marques sonores, la condition de représentation exclusivement graphique du signe, nécessaire au dépôt de la marque, serait supprimée. Cette proposition est commune aux projets de modification de la directive d’harmonisation (article 3) et du règlement sur la marque européenne (article 4). Selon l’exposé des motifs, le but est de rendre admissible une représentation autre que graphique d’un signe lorsque celle-ci présente une meilleure aptitude à l’identifier. Il serait suffisant que le signe soit propre « à être représenté d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire ». Il n’est toutefois pas question d’écarter l’exigence d’une représentation claire, précise, facilement accessible et intelligible confirmée à maintes reprises par la jurisprudence européenne et encore récemment (T-293/10 du 14 juin 2012 Rubik’s cube).

La désignation et la classification des produits et services devraient être mises en œuvre à la lumière de l’arrêt du 19 juin 2012 « IP Translator ». Clarté et précision des produits ou services désignés seront ainsi de rigueur quel que soit le libellé adopté (articles 28 du projet de règlement et 40 du projet de directive). Cette exigence est acquise auprès des offices de nombreux Etats membres, y compris la France (Communiqué du directeur de l’INPI – 28 décembre 2012).

Dans le cadre de lutte contre la contrefaçon, la commission, mesurant l’impact de ce fléau sur le commerce international, propose de revenir sur la question des marchandises en transit (articles 9 du projet de règlement et 10 du projet de directive). Jusqu’à présent, la Cour de Justice de l’Union Européennes s’est prononcée dans plusieurs arrêts pour retenir « qu’il peut y avoir atteinte … lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’Etats tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité ». La charge de démontrer l’acte commercial revenait au titulaire de la marque (Arrêts Montex Holdings C-281/05 - Nokia/Philips C-495/09 et C-446/09).

Dans la rédaction aujourd’hui proposée, le titulaire pourrait empêcher l’introduction de produits, venant de pays tiers au territoire d’ Union européenne, qu’ils y soient ou non mis en libre pratique lorsqu’ils portent sans autorisation une marque identique ou quasi-identique à la marque enregistrée pour les mêmes produits. D’autre part, il est important de noter que ce droit d’interdire s’étendrait aux actes préparatoires tels que la vente de conditionnements, étiquettes ou éléments similaires. Ainsi, l’introduction sur le territoire douanier européen de marchandises en provenance d’un Etat tiers et portant atteinte au droit exclusif du titulaire, serait une condition suffisante pour que ces marchandises soient qualifiées de marchandises de contrefaçon.

Cette proposition rejoint la Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2012, devenue Résolution du Sénat, sur la proposition du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété industrielle.

S’agissant plus particulièrement de la proposition de directive, il doit être souligné qu’elle imposerait aux Etats membres de prévoir une procédure administrative permettant de contester la validité d’une marque devant les offices nationaux, soit par une action en déchéance, soit par une action en nullité (article 47). Ces dispositions seraient entièrement nouvelles en France où traditionnellement les différents sont portés devant les tribunaux judiciaires.

Ces propositions doivent désormais être adoptées par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure de codécision. En revanche, le règlement sur les taxes doit être uniquement approuvé par la Commission sous forme d’acte d’exécution après l’approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.

Proposition de modification du règlement 207/2009 CE du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Proposition de modification de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

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