2009/05 > Rappel par la Cour de Cassation des règles en matière d’épuisement des droits de PI

Par arrêt du 7 avril 2009 rendu en matière de marque, mais dont l’attendu peut être appliqué aux autres droits de propriété industrielle, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rappelle les principes régissant l’épuisement des droits de PI (Cass. Com., 7 avril 2009, pourvoi n°08-13.378).

Une société fabricante de produits consommables d’imprimerie (cartouches d’encre en l’occurrence) et sa filiale française distributrice, ayant constaté l’offre à la vente en France de produits identiques revêtus de leurs marques sans leur autorisation, avaient assigné en contrefaçon et concurrence déloyale les revendeurs des produits litigieux ainsi que certains de leurs fournisseurs. Ces derniers ont en défense invoqué notamment l’épuisement des droits de la société fabricante, titulaire des marques prétendument contrefaites, du fait d’une première mise sur le marché des produits concernés, avec son consentement, sur le territoire de l’Espace Economique Européen.

Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour d’Appel de Paris (4ème B), confirmant le jugement de première instance (TGI Bobigny, 13 décembre 2005), a débouté les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions aux motifs que, s’agissant du seul grief de contrefaçon, la titulaire des marques ne rapportait pas la preuve que ”les produits litigieux seraient autres que ceux fabriqués et mis en vente par [elle] et seulement similaires à ceux-ci; que les comparaisons de prix proposées ne permettent d’ailleurs de mettre en évidence aucune différence significative pouvant laisser supposer que les produits auraient une origine suspecte”, alors même qu’aucun réseau de distribution exclusif / sélective, et partant de risque de cloisonnement des marchés, légitimant un renversement de la charge de la preuve du consentement, n’était en cause.

Or, la charge de la preuve du consentement à la mise sur le marché incombe en principe au distibuteur poursuivi et non au titulaire de la marque, sauf lorsque des circonstances particulières, telles que l’existence d’un réseau de distribution exclusif / sélective, laissant supposer un risque de cloisonnement des marchés, légitiment un renversement de celle-ci.

La Cour avait en outre pris en compte le fait que les défendeurs avaient reconstitué leur chaine d’approvisionnement en remontant jusqu’aux … revendeurs des demanderesses, qu’elles admettaient avoir agréés, ou auprès de sociétés ayant leur siège dans l’Espace Economique Européen, où les demanderesses commercialisaient leurs produits sans en contrôler la distribution jusqu’à l’ensemble de ses derniers stades.

La Cour de Cassation casse (partiellement) l’arrêt en rappelant que « sauf aménagement de cette règle de preuve en cas de risque de cloisonnement des marchés, il incombe à la partie qui se prévaut de l’épuisement du droit de marque, de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, » et décide que « la cour d’appel, faute d’avoir mis en évidence que chacun [de ces exemplaires] avait fait l’objet d’une première mise sur le marché dans l’Espace Economique Européen par le titulaire de marque ou avec son consentement, même implicite, ce qui ne pouvait résulter du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon les avaient acquis de revendeurs ayant leur siège dans cet Espace, et que certains d’entre eux aient été vendus par des grossistes agréés, n’a pas donné de base légale à sa décision« .

Ainsi la production de factures régulières montrant l’acquisition de produits auprès de revendeurs ou grossistes « agréés » implantés dans l’Espace Economique Européen, dans le cadre d’un réseau ouvert sans contrôle de la distribution jusqu’à ses derniers stades, ne permet pas de présumer du consentement donné par le titulaire de la marque à la commercialisation des produits litigieux. Il reste nécessaire de montrer que chaque produit a bien été mis à l’origine sur le marché avec l’autorisation du titulaire des droits.