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30-11-2019 » Transposition française de la Directive Marques : Points clés d’une réforme attendue par les professionnels I Beau de Loménie

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services intégrant en droit français les dispositions de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 a été publiée au J.O. le 14 novembre 2019.

Prises en application de l’article 201 de la Loi dite Pacte du 22 mai 2019, les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur dès le lendemain de la parution du décret d’application, prévue pour le 15 décembre prochain au plus tard, à l’exception de celles relatives aux procédures en nullité et déchéance qui entreront en vigueur le 1^er avril 2020.

Les modifications apportées en droit des marques sont nombreuses. Sans en faire l’inventaire détaillé, il nous faut retenir les nouveautés suivantes.

L’exigence d’une représentation graphique est supprimée au bénéfice d’une « représentation dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ». Il s’agit de rendre possible les dépôts de marques par les moyens techniques actuels et de les ouvrir aux marques dites « atypiques ».

Les motifs absolus d’enregistrement sont élargis aux appellations d’origine, indications géographiques, mentions traditionnelles pour les vins et spécialités traditionnelles garanties, ainsi qu’aux dénominations de variétés végétales.

Les dispositions applicables aux marques collectives sont modifiées et les marques de certification remplacées par les marques de garantie.

Seront concernées les demandes d’enregistrement déposées à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le lendemain de la publication du décret d’application. Il en ira ainsi également pour les demandes d’extensions de marques internationales.

Des changements substantiels sont introduits dans la procédure d’opposition :

• Ouverture de la procédure à de nouveaux droits antérieurs. En complément des cas d’ouverture déjà existants, les dénominations sociales ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes et  noms de domaine dont la portée n’est pas simplement locale, pourront fonder une opposition quand il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Tel sera aussi le cas des marques jouissant d’une renommée quand l’usage sans juste motif de la marque déposée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. La procédure d’opposition sera aussi ouverte en cas d’atteinte au nom à l’image ou à la renommée d’un établissement public de coopération intercommunale, ou au nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, il sera désormais possible d’engager une opposition à l’encontre d’une marque déposée, en son nom propre, par un agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée sans l’autorisation de ce dernier. Plusieurs droits antérieurs pourront aussi être désormais invoqués.
• Les preuves d’usage devront être apportées sur requête du déposant, lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans au moment de la date de dépôt de la marque opposée pour tous les produits et services invoqués dans l’opposition.
• Les règles procédurales sont modifiées. Les dispositions correspondantes figureront dans le décret en attente de publication. Le recours contre la décision d’opposition restera un recours sans effet dévolutif.

Ces nouveaux cas d’ouverture pourront être introduits à l’encontre des demandes de marques déposées à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance soit à la date d’entrée en vigueur du décret en attente de publication.

Création des actions en nullité et déchéance de marque devant l’INPI :

L’INPI sera désormais compétent en matière de nullité absolue ou relative et de déchéance de marque. Aucune condition d’intérêt à agir n’est imposée pour introduire une action fondée sur un motif absolu de nullité ou une action en déchéance. Si l’INPI disposera d’une compétence exclusive à titre principal pour les actions exclusivement fondées sur les motifs absolus et les actions en déchéance, une compétence partagée est organisée pour les actions fondées sur les motifs relatifs. Ainsi les TGI déterminés par voie règlementaire resteront compétents notamment pour toute action portant également sur une question connexe de concurrence déloyale et resteront exclusivement compétents pour traiter de la contrefaçon et pour statuer sur les mesures probatoires, provisoires ou conservatoires.

La demande en nullité engagée devant l’INPI pourra être fondée sur plusieurs motifs et/ou plusieurs droits. La procédure d’examen de ces demandes sera définie par le décret en cours de publication. La décision de l’INPI aura les effets d’un jugement au sens de l’article L.11-3 du CPC et pourra faire l’objet d’un recours de plein contentieux, qui sera suspensif. Ces dispositions entreront en vigueur le 1^er avril 2020.

L’action en nullité engagée par le titulaire d’une marque antérieure sera de manière générale irrecevable si sur requête du titulaire de la marque attaquée, le titulaire de la marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux durant les 5 ans précédant la date de la demande en nullité ou d’un juste motif de non usage pour les produits et services pour lesquels elle est invoquée et, dans le cas d’un enregistrement depuis plus de 5 ans au moment du dépôt de la marque seconde, qu’elle faisait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits ou services dans les 5 ans suivant le dépôt de cette marque seconde, ou d’un juste motif de non usage. Des dispositions similaires sont prévues lorsque la marque invoquée est susceptible d’être annulée pour absence de caractère distinctif, ou lorsqu’il s’agit d’une marque de renommée, pour laquelle la renommée devra être acquise au moment du dépôt de la marque seconde.

L’action en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription, sauf si cette action est basée sur une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. L’action se prescrira alors par 5 ans sauf mauvaise foi. Le demandeur restera toutefois non recevable en son action en cas de tolérance de l’usage, en connaissance de cet usage, durant 5 ans de la marque postérieure enregistrée.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux demandes en nullité engagées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

L’action en contrefaçon est élargie pour couvrir l’offre, la mise sur le marché ou la détention notamment de conditionnements, étiquette, marquages et autres supports sur lesquels est apposée la marque, ainsi qu’aux marchandises en transit. L’action en contrefaçon se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Taxes :

Un nouveau barème des taxes est attendu et doit faire l’objet d’un arrêté qui portera en principe la même date que le décret d’application.

Dès la publication de ce dernier, nous complèterons ces premiers éléments d’information.

Brève : Le projet de loi d’orientation des mobilités a été adopté le 19 novembre dernier par l’Assemblée nationale (TA n° 349 – article 110) avec les dispositions exposées dans notre flash info du 27 septembre 2019 intitulé « Dessins et Modèles : bientôt la libéralisation des pièces de rechange en France ».

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