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11-10-2011 » Marque et design : une rupture consommée ou une association en devenir ?

Forme de haut parleur Un arrêt du TPIUE du 6 octobre 2011 vient mettre fin à la saga Bang & Olufsen qui a opposé depuis 2003, cette société à l’OHMI, à propos de l’enregistrement à titre de marque tridimensionnelle de sa forme de haut-parleur bien connue Beolab 8000 (ci-contre).

Dans une décision en date du 22 septembre 2005,   la première Chambre de recours avait confirmé le rejet de la demande de marque de la société Bang & Olufsen A/S au motif que la forme était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque car elle s’inspirait essentiellement de considérations esthétiques, la déposante n’ayant pas démontré que cette forme était distinctive et remplissait la fonction d’une marque. Elle n’avait pas non plus fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu’elle avait acquis de par son usage un caractère distinctif.

Le TPICE dans un arrêt du 10 octobre 2007 avait fait droit au recours de Bang & Olufsen en considérant que le fait que le signe s’inspire essentiellement de considérations esthétiques ne voulait pas dire pour autant qu’il n’avait pas de fonction de marque et qu’à cet égard il suffisait de constater que dans l’esprit du public le signe était perçu comme une indication de l’origine commerciale du produit, le fait que ce signe puisse remplir par ailleurs une autre fonction, à savoir esthétique, étant sans incidence sur son caractère distinctif.

L’affaire avait été alors réattribuée à la première Chambre de recours. Celle-ci, par une décision du 10 septembre 2008, finit certes par annuler la décision de rejet de la marque pour absence de caractère distinctif, pour néanmoins rejeter la marque au motif cette fois, qu’elle est constituée exclusivement d’une forme donnant une valeur substantielle au produit au sens de l’article 7, paragraphe1, sous e), iii), du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire (aujourd’hui Règlement n° 207/2009).

La société Bang & Olufsen ne perd pas courage et forme un nouveau recours à l’encontre de cette décision. Elle fait valoir principalement deux lignes d’arguments. En premier lieu, elle soutient qu’il n’est pas possible d’examiner à nouveau la marque sur la base de nouveaux motifs absolus de refus, cet examen ayant déjà été fait et ce motif absolu non soulevé. En second lieu, elle indique que la valeur substantielle d’un produit doit provenir de tous les éléments de la forme de celui-ci et d’autres éléments que la forme, si ceux-ci existent, tels que ses qualités techniques, la promotion dont il fait l’objet ou encore l’image de son fabricant. Elle précise que la valeur du produit ne devrait pas s’appliquer à toute forme ayant un dessin remarquable car, sinon, seuls pourraient être enregistrés comme marque des produits aux formes banales.

Le TPIUE rejette ces arguments. Sur le premier, argument de procédure, il indique que l’annulation par le Tribunal de la décision refusant l’enregistrement sur la base d’un motif absolu de refus, amène nécessairement l’OHMI à rouvrir la procédure d’examen et à rejeter la demande si elle considère que le signe tombe sous le coup d’un autre motif absolu de refus. De plus et alors que l’examen de la valeur substantielle de la forme conduit à une impossibilité d’enregistrement qui ne peut être « rachetée », à la différence de l’examen du caractère distinctif, il n’y a pas d’obligation d’examen préalable de cette valeur substantielle, selon le Tribunal, même si commencer par celui-ci présente un intérêt. Chacun des motifs de refus d’enregistrement est indépendant et nécessite un examen séparé.

Le TPIUE décide donc que la Chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit en appliquant en l’espèce un nouveau motif absolu de refus.

Sur le fond, il estime que le design pour le produit en cause est un élément très important du choix du consommateur, même si ce dernier prend en compte d’autres caractéristiques, qu’il s’agit d’un argument essentiel de la promotion des produits et que dès lors, la chambre des recours n’ a pas commis d’erreur en considérant que cette forme donnait sa valeur substantielle au produit.

On le comprend bien, cette exception à l’enregistrement à titre de marque, attachée à la forme qui donne une valeur substantielle au produit, édictée par l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii) du Règlement, a été prévue pour créer une ligne de séparation entre la marque et la protection par modèle.

Néanmoins, elle est extrêmement difficile à comprendre et à appliquer. En effet, selon la position ici adoptée par le Tribunal, le fait que le produit ait un design remarquable et facilement mémorisable n’est pas de nature à permettre son enregistrement à titre de marque mais bien au contraire conduit à son rejet. On se retrouve alors face à une situation inextricable : pour que la forme du produit soit considérée comme distinctive il faut qu’elle diffère suffisamment des formes préexistantes mais alors elle perdra dans ce cas toute possibilité de protection à titre de marque puisque cette forme si distinctive donnera au produit sa valeur substantielle.

C’est bien la raison pour laquelle le Max Planck Institute dans son étude Study on the Overall Functionning of the European Trademark System propose purement et simplement la suppression de ce motif de rejet. Nous verrons si cette proposition sera suivie d’effet à l’occasion des modifications du règlement sur la marque communautaire qui en découleront.

 

Brève : La nouvelle loi américaine sur les brevets a été signée par le président Obama le 16 septembre 2011 (America Invents Act). Les nouvelles mesures entreront progressivement en vigueur. Ce sujet sera prochainement commenté.

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